상표의 식별력 판단

대한민국 상표법 제82조 제1항은 "상표권은 설정등록에 의하여 발생한다."라고 규정하고 있습니다. 따라서, #상표출원 은 심사관의 실체심사에 의하여 설정등록이 된 경우에 한하여 그 출원국가에서 독점권을 획득하게 되는 것입니다. 이와 관련하여, 상표출원의 경험이 없으신 분들은 상표출원과 동시에 상표가 등록되거나 특별한 심사없이 등록되는 것으로 오인하실 수 있습니다. 그러나, 상표는 상표출원 이후에 등록결정이 되어야만 등록료 납부 후 그 권리가 발생하기 때문에 상표출원 전 출원하고자 하는 상표가 식별력이 인정되는지 여부를 우선적으로 판단하여야 할 것입니다.

​

상표의 식별력(Distinctiveness)이라 함은 '자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있는 표장의 능력'을 의미하는 것으로, 상표의 식별력이 인정되는 경우에만 상표등록을 받을 수 있습니다. 상표의 식별력과 관련하여, 대한민국 상표법 제33조 제1항은 상표의 식별력이 인정되지 아니하는 상표를 제외하고 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있습니다.

​

상표의 식별력 유무는 상표가 등록되기 위한 기준이 된다는 점에서 매우 중요한 개념입니다. 상표의 식별력을 설명하기 위해서 상표의 식별력의 정도에 따른 상표의 분류를 먼저 설명드리겠습니다. 위 분류기준에 따라, 상표는 1. 보통명칭상표, 2. 관용상표, 3. 기술적상표, 4. 암시적상표, 5. 임의선택상표, 6. 조어상표로 구분할 수 있습니다.

​

먼저 보통명칭상표는 상품의 사전상 명칭을 의미하는 것으로, 예를 들어, 지정상품이 '사과'일 경우 상표가 '사과'인 경우가 이에 해당합니다. 또한, 관용상표는 최초에는 등록상표이었으나 상표권자가 상표관리를 미흡하게 하여 일반수요자가 그 상표를 상품의 명칭으로 자유롭게 사용한 결과 상표권이 실질적으로 효력을 상실한 경우입니다. 예를 들어, 투명 접착테이프의 상표명은 '스카치테이프'가 투명 접착테이프의 일반명칭화된 경우가 이에 해당합니다.

​

문제가 되는 것은, 기술적상표(Descriptive mark)와 암시적상표(Suggestive mark)의 구분입니다. 왜냐하면, 실무적으로 그 지정상품과 관련하여 기술적상표는 상표등록을 받을 수 없으나, 암시적상표는 상표등록이 가능하기 때문입니다.

​

기술적상표는 대한민국 상표법 제33조 제1항 제3호에 '그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'라고 규정하고 있습니다. 즉, 기술적상표는 일반수요자가 그 지정상품의 성질을 직감할 수 있게 하는 상표를 의미합니다. 예를 들어, 아래의 상표는 기술적상표에 해당하여 상표등록이 거절된 예입니다.

위 상표는 '배로즙'의 한글3음절로 구성된 상표이나, 지정상품이 배를 주원료로 하는 음료 등이었기 때문에 지정상품의 성질을 일반수요자가 직감할 수 있다고 판단하여 거절되었습니다.

​

그러나, 일반수요자가 상표를 지정상품과 관련하여 관찰하였을 때 그 상품의 성질을 직감하는 것이 아니라 그 상표와 지정상품의 관련성을 많이 생각하여야 하는 경우에는 암시적상표로 인정되어 상표등록이 가능하게 되는 것입니다. 다음의 상표는 암시적상표로 인정되어 상표등록이 가능하게 된 경우입니다.

위 상표는 '가글픽'의 한글 3음절로 구성된 상표로, '구강세척기' 등에 출원하여 기술적상표로 분류될 수도 있으나 일반수요자가 그 의미를 지정상품과 관련하여 직감할 수는 없기 때문에 등록이 가능한 것입니다.

​

그 이외에, 임의선택상표(Arbitrary mark)는 각각 이미 존재하고 있는 사전적 의미를 가지는 용어를 상품과 관련없이 임의적으로 선택한 상표이고, 조어상표(Coined mark)는 사전적 의미를 가지지 아니하는 용어를 상표사용자가 창작한 상표입니다. 위 임의선택상표와 조어상표는 상표등록이 가능하다는 점에서 상표등록 관점에서만 보면 #창업 또는 #프랜차이즈사업 을 준비하시는 분들이 상표로 하기에 적합한 상표에 해당합니다. 그러나, 상표의 의미가 상품과 혼동될 수 있고, 브랜드 네이밍이 쉽지 않다는 점에서 단점도 존재합니다.

​

상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장으로, 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램 등 다양한 형태로 표시될 수 있으나, 상표를 호칭할 수 있어야만 광고적으로 사용하기 쉽다는 점에서 문자상표가 가장 선호됩니다. 또한, 상표등록이 가능하기 위해서는 상표의 의미가 지정상품과 관련하여 적어도 그 상품의 의미를 직감할 수 있는 정도를 초과하는 의미를 가지는 상표를 선택하여야 한다는 점을 유의하여야 할 것입니다.

​

[출처] 아이피맥스 특허법률사무소 대표변리사 김영록